С одной стороны, правообладатель не должен доказывать расчет компенсации, с другой стороны, он должен его обосновать. Чем лучше обоснован расчет, тем больше взыщут, но конечное решение за судьей. Понимаю, пока что звучит сложно, но это только крупный план, детали разберем дальше в отдельной главе.
Обычно в спорах по товарным знакам больше миллиона взыскивают, только если сам нарушитель заработал много денег на чужом товарном знаке. А с мелкого ИП, который перепродал три тетрадки под чужим знаком, вряд ли столько взыщут. Так что, когда вам говорят, что вы прямо-таки будете получать по пять миллионов с каждого нарушителя, — это сказки.
Защититься от исков внезапных правообладателей
Представьте, что агентство «Перформатор» не стало регистрировать товарный знак — просто открылось. Начали работать, потратили деньги на фирменный стиль, потихоньку закупают рекламу. А потом оказывается, что где-нибудь в Москве давно работает другой «Перформатор», который еще десять лет назад зарегистрировал это название как товарный знак.
Может быть, «Перформаторы» никогда и не узнают друг о друге. Но может случиться и так, что через пару лет они столкнутся и одному из них придется раскошелиться.
Конечно, полностью выдуманное слово в духе «Перформатор», «Яндекс» или просто длинное необычное название в духе «Китайский летчик Джао Да» вряд ли придумает кто-то еще — хотя всякое бывает. Но чем короче название и чем оно ближе к обычным словарным словам, тем больше вероятности, что условный «Пилигрим», «Дары природы» или Vitafood уже десять лет как зарегистрирован конкурентами. Помните про 750 тысяч действующих в России товарных знаков?
А теперь представьте: чтобы нарушить чужие права, не обязательно использовать чужой знак точь-в-точь[147]. Достаточно оказаться просто слишком похожим — у юристов это называется «сходство до степени смешения». Грубо говоря, если покупатели могут вас перепутать, значит, нарушение есть.
По меркам наших законов Performator, «Перформатор46», «Перферматор», «ПерФормат» и даже «ПерформаторМаркетинг» — это всё сходные с «Перформатор» обозначения. За их использование накажут точно так же, как и за использование самого оригинального «Перформатор» — если владелец товарного знака решит прижать всех остальных.
Именно поэтому иногда, чтобы найти звучное и при этом пригодное для регистрации название, приходится придумать и проверить несколько десятков вариантов.
Москва, 2021 год. Производитель перчаток зарегистрировал для своей продукции товарный знак «Русские львы». Спустя некоторое время в интернете объявился нарушитель: совершенно посторонняя компания предлагала купить перчатки «Русские львы». Правообладатель не был знаком с этой компанией и не давал ей разрешения на использование своего знака.
Чтобы убедиться в том, что компания действительно продает контрафакт, правообладатель попросил знакомых позвонить в отдел продаж компании и выставить счет на партию перчаток. Опасения подтвердились: компания заключила договор на поставку 10 000 «Русских львов» и выставила счет на 1 440 000 рублей.
Оплату по счету нарушители так и не получили. Зато правообладатель взял договор и отправился в суд, где заявил требование о взыскании компенсации в размере двойной цены предложенного к продаже контрафакта — получилось 2 880 000 рублей. Ответчик в суде сказал, что не знал о товарном знаке истца и вообще выставление счета еще не значит, что у него такой объем товара был — счет же оплачен не был, и договор не исполнен.
Суд удовлетворил иск в полном объеме. Для расчета компенсации необязательно прямо покупать товар, достаточно подтвердить сам факт предложения к продаже — об этом уже говорил Верховный суд в одном из своих разъяснений. А про «не знал» суд сказал, что ответчик, будучи предпринимателем, должен был проявить разумную степень осмотрительности, то есть разобраться, какие обозначения нанесены на товар, и убедиться, что не нарушает чужие права. Апелляция решение поддержала, Суд по интеллектуальным правам тоже согласился[148].
Отговорка «не знал про знак» не работает. Суды рассуждают так: реестры товарных знаков открытые, предприниматель должен был проверять, что продает; а если он не удосужился разобраться и нарушил чужие права, то должен нести ответственность[149].
Помимо выплаты компенсации нарушителя заставят убрать название из рекламы, вывесок и из интернета, ему придется провести полный ребрендинг.
Регистрация товарного знака практически гарантирует правообладателю, что он не нарушает чужие права, когда использует свое обозначение в бизнесе. За это и отвечает Роспатент: задача экспертов ФИПС в том, чтобы не пропустить на регистрацию знак, слишком похожий на уже существующие. Эксперту в большинстве случаев проще перебдеть, чем недобдеть, и дать как минимум предварительный отказ там, где есть повод сомневаться.
Поэтому если Роспатент все-таки зарегистрировал знак, значит, с обозначением все в порядке и его можно использовать в бизнесе. Многие регистрируют знаки даже не столько для того, чтобы воевать с нарушителями, а просто чтобы подстраховаться: спокойно работать, вкладываться в развитие бренда и не переживать, что завтра вылезет внезапный правообладатель.
Правда, иногда зарегистрированные товарные знаки аннулируют. Для таких споров у Роспатента есть отдельное подразделение — его называют «Палата по патентным спорам»[150]. Допустим, конкуренты решили, что эксперт при регистрации знака чего-то не учел — например, не заметил очень похожий знак, зарегистрированный на однородные товары. Заинтересованная компания подает в Палату возражение против регистрации этого знака, а Палата назначает заседание. Дальше процедура похожа на суд: заявитель отстаивает свою позицию, правообладатель свою — плюс еще могут вызвать эксперта, который принимал решение. Если позиция заявителя подтвердится, Роспатент может признать регистрацию товарного знака недействительной. Знак аннулируют, словно его и не было.
Переживать из-за таких случаев особо не стоит: по отношению к общему количеству регистраций их меньше процента. Да и зарегистрированный знак все же дает индульгенцию: компанию нельзя считать нарушителем, если она использовала в бизнесе свой знак, который потом отменили[151]. В общем, если Роспатент зарегистрировал знак, можно спать спокойно.
Защититься от патентных троллей
Есть компании, которые не ведут никакого бизнеса, а только регистрируют кучу товарных знаков, чтобы таскать всех по судам и зарабатывать на компенсациях. Их называют «патентные тролли». В России есть десяток таких умельцев, и им принадлежит несколько тысяч товарных знаков.
Российские тролли действительно много судятся, взыскивают компенсации и продают втридорога товарные знаки компаниям, которые не занялись регистрацией своего обозначения вовремя. С троллями можно и нужно бороться: товарные знаки придуманы для того, чтобы использовать их в бизнесе, а не для того, чтобы регистрировать все подряд и потом вставлять палки в колеса настоящим предпринимателям.
Если доказать в суде, что тролль не использует знак по назначению и злоупотребляет правами, то суд вместо страшных миллионов может взыскать чисто номинальную компенсацию 50–100 тысяч рублей или вовсе отказать троллю в иске.
Кемерово, 2019 год. Правообладатель знака «1000 мелочей» подал в суд на предпринимателя и потребовал компенсацию 600 000 рублей. Первая инстанция согласилась с иском и взыскала всю сумму с нарушителя. Апелляция отменила решение первого суда и отказала в иске.
Действия правообладателя назвали злоупотреблением правом: он не использовал товарный знак в бизнесе, а зарегистрировал его только для того, чтобы нажиться на компенсациях. Суд по интеллектуальным правам поддержал апелляцию[152].
Иногда товарные знаки троллей вообще аннулируют. Когда правообладатель не использует знак в течение трех лет, любое заинтересованное лицо может подать в суд заявление на прекращение охраны знака в связи с неиспользованием[153]. Правда, такой суд — самостоятельный процесс, и хорошо, если он успеет закончиться раньше, чем дело о взыскании компенсации.
В любом случае, столкновение с патентным троллем заставит потратить несколько сотен тысяч рублей на защиту в судах или примерно столько же на то, чтобы выкупить знак у тролля и избежать судов. На это тролли и рассчитывают.
Но если ваше название оригинальнее, чем «Ромашка», встреча с троллями вам, скорее всего, не грозит. Тролли регистрируют самые расхожие названия вроде «Анюта», «Альянс», «Василек» и все такое. На более оригинальные тролли, как правило, не покушаются: слишком мало компаний, которые можно затроллить. Иногда тролли прицельно регистрируют товарные знаки бурно развивающихся компаний, но это скорее редкость. А учитывая судебную практику последних лет, троллей боятся все меньше.
Бывает, что чужое обозначение регистрирует на себя не профессиональный патентный тролль, а конкурент — иногда им может оказаться бывший партнер или сотрудник. Это делают для того, чтобы помешать нормальной работе компании или получить деньги за «выкуп» обозначения.
Москва, 2021 год. Компания зарегистрировала товарный знак «Волли Толли» и пришла к ООО «Волли Толли Экспресс» с предложением выкупить знак за 4 000 000 рублей. Мол, компенсацию с вас, если что, взыщем пять, а так давайте четыре и расходимся.
«Волли Толли Экспресс» не стал платить захватчикам и обратился к юристам. По заявлению в Палату по патентным спорам Роспатент признал регистрацию знака недействительной, Суд по интеллектуальным правам признал действия «продавца» недобросовестной конкуренцией, а Федеральная антимонопольная служба еще и оштрафовала сверху. В итоге компания захватчиков обанкротилась, а знак зарегистрировали на настоящих «Волли Толли»