В любом случае страдать деньгами за нарушение в итоге будет поставщик, поэтому выходить на маркетплейс, не разобравшись с товарными знаками, опасно.
Запустить продажу франшиз
Суть франшизы заключается в том, что один предприниматель продает другому право работать под своим брендом[166]. Но когда у самого «продавца» нет права на товарный знак, то юридически нет и бренда — следовательно, продавать нечего.
Нормальная франшиза выглядит так: есть сильный бренд, он зарегистрирован в Роспатенте, франчайзер дает право работать под ним и контролирует качество работы франчайзи. Договор между партнерами регистрируется в Роспатенте. Если франчайзи нарушает стандарты качества и вредит имиджу бренда, франчайзер расторгает договор и отзывает лицензию через Роспатент.
Продавая франшизу без регистрации товарного знака, продавец как минимум подставляет своих же франчайзи: когда выяснится, что этот товарный знак уже на самом деле занят кем-то другим, ответчиком по делу о нарушении товарного знака будет не только сам франчайзер, но и каждый в отдельности покупатель его так называемой франшизы. Дальше у нас будет целый большой раздел про франшизы, поэтому здесь, считайте, просто поставим пометочку — товарный знак нужен еще и для франшиз.
Использовать регистрацию товарного знака в рекламе
Только владельцы товарных знаков имеют право использовать знак правовой охраны ®[167]. Эта маркировка говорит о том, что товарный знак зарегистрирован и его владелец готов преследовать нарушителей по закону.
Использовать символ ® без товарного знака регистрации нельзя: ответственность вплоть до уголовной[168]. Пока что по этой статье к наказанию никого вроде не приговорили, но она есть.
А вот маркировка ™ (trademark) в России никак не регулируется, поэтому использовать ее может кто угодно и как угодно. В других странах этим символом маркируют обозначения, которые уже поданы на регистрацию, но еще не зарегистрированы.
Запретить ввоз контрафакта через границу
Товарный знак можно внести в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС). Тогда таможенники станут задерживать на границе товар, если у перевозчика не будет документов от правообладателя[169].
Есть такой миф, мол, «что эти ваши товарные знаки, вон китайцы подделывают всё подряд — и ничего». Ну да, российские знаки действуют в России, китайские — в Китае. Китайцы могут производить у себя что угодно, там наши знаки не действуют. Но когда они пытаются ввезти продукцию под чужим знаком в Россию, тут их встречают наши таможенники.
Возможно, вы помните шумиху вокруг «Сяоми» в 2017 году, когда таможня перестала пропускать их технику в Россию. Это произошло как раз когда «Сяоми» решили упорядочить продажи своей техники в РФ и внесли свои знаки в ТРОИС. Разрешения дали только тем, кто согласился на условия официального дилерства. Теперь по всей стране одинаковые красивые магазинчики «Сяоми», а бренд силен. Во многом — благодаря товарному знаку.
Увеличить стоимость компании и платить меньше налогов
Товарный знак — это нематериальный актив компании. Его можно оценить и поставить на баланс, тогда компания подорожает. Это может пригодиться, чтобы привлечь партнеров и инвесторов или получить некоторые государственные лицензии, которые требуют наличия большого уставного капитала.
Отдельная радость в том, что такое увеличение капитализации не влияет на налоговую базу: стоимость активов компании вырастает, а налогов за это платить не надо[170]. Более того, товарный знак подлежит амортизации — дешевеет с каждым годом[171]. Получается, бухгалтер каждый год в отчетах фиксирует «подешевение» товарного знака. По документам прибыль компании становится меньше, а значит, уменьшается и налог на прибыль.
Как экспертиза Роспатента проверяет заявки на товарные знаки
В этом разделе мы погрузимся в практику работы Роспатента. Для меня это самая интересная работа в мире, а вот для вас этот раздел может выглядеть нудно — все-таки речь будет идти про нюансы законов и работы госорганов. Но и обойтись без этого нельзя: те, кто не понимает, как работает экспертиза, ошибаются и теряют деньги, а потом сетуют на несправедливость госорганов и всей системы.
Кто-то в принципе неправильно выбирает обозначения, кто-то тратит деньги на лишние проверки, кто-то, наоборот, ничего не проверяет, а потом получает отказы. А чаще всего работа с товарным знаком в принципе начинается не вовремя и вместо обычной регистрации начинаются пляски с ребрендингом и борьба с отказами. Сейчас поясню.
Предприниматель, который еще ни разу не обжигался на товарных знаках, обычно действует в таком порядке: придумает название, сделает сайт, начнет работать, потратит деньги на рекламу. Если повезет, он не получит никаких претензий, просто сам через год-два задумается о защите бренда.
В этот момент может выясниться, что такое же или похожее название уже давно занято другой компанией. Не по злому умыслу — просто другие ребята когда-то давно зарегистрировали себе товарный знак и вполне законно им пользуются. Они пока что не воевали с нашим героем в судах, не сталкивались с ним в поисковой выдаче, просто владеют нужным ему знаком — или очень похожим.
Дальше предпринимателю придется выбирать между тем, что правильно, и тем, что легко. Самый простой путь — закрыть глаза и сделать вид, что ничего не происходит; продолжить работать без регистрации. Рано или поздно это аукнется, но не сегодня.
Второй вариант — решить вопрос с товарным знаком до того, как что-то случится: договориться с правообладателем и выкупить знак, или самому провести ребрендинг. Чаще делают ребрендинг — дорабатывают существующее название или вовсе придумывают новое — и его уже регистрируют.
Насколько высока вероятность попасть на чужой знак? Довольно большая: в России действует 750 тысяч товарных знаков и каждый год подают еще около 100 тысяч заявок. По моему опыту, чтобы подобрать звучное и пригодное для регистрации название, нужно перебрать несколько десятков вариантов, — а то и под сотню, если сфера конкурентная.
Хорошо еще, если предприниматель задумается о товарном знаке сам, — будет время подготовиться к ребрендингу. А часто бывает так, что он в принципе узнает о существовании товарных знаков только из досудебной претензии правообладателя.
Те, кто уже попадал в подобную историю, в следующий раз действуют в другом порядке:
1. Придумывают пару десятков названий.
2. Отсеивают по открытым базам большую часть уже занятых.
3. Оставшиеся пять отдают на проверку патентному поверенному.
4. Из трех пригодных выбирают лучшее и подают заявку.
5. Если перспективы регистрации хорошие, начинают потихоньку работать: дизайн, сайт и так далее.
6. Получают решение о регистрации, платят последнюю пошлину и получают свидетельство.
7. Работают на полную, горя не знают.
Как видите, с таким планом у предпринимателя гораздо меньше рисков получить претензии и попасть на ребрендинг. Чтобы вы могли ходить по такому приятному пути, давайте в общих чертах посмотрим, как вообще оценивают заявки на товарные знаки проверяющие эксперты самого Роспатента.
Роспатент не регистрирует «государственные» и аморальные товарные знаки
Никто не может зарегистрировать как товарный знак название страны, международной организации, госоргана или слишком похожие на них обозначения[172]. Та же история и с официальными символами — гербами, флагами и геральдикой[173]. Их можно использовать только с разрешения самих госорганов.
Роспатент отказывает в регистрации обозначениям, которые противоречат общественным интересам, принципам гуманности и нормам морали[174]. Если есть риск, что кто-то возмутится регистрацией знака, заявителю, скорее всего, откажут.
Отказы по морали и нравственности получают не только матерные слова, но и в принципе любые обозначения, которые могут ассоциироваться с ругательствами и жаргоном, или просто вызывают неприятные ассоциации[175]. Классические примеры — отказы по заявкам «Халява», «Шире хари» и Paranoya. Мне самому доводилось преодолевать отказы по аморальности — например, знаки «Мафия» и «Коварный турагент».
Никакого справочника запрещенных слов или перечня ругательств не существует. Мерилом гуманности и морали выступает эксперт Роспатента, к которому попала заявка. В спорных ситуациях чаще отказывают, а потом заявители идут в Палату по патентным спорам и пытаются обжаловать решение.
Отсылки к религиям, названия объектов культурного наследия, названия известных произведений и имена известных людей прошлого тоже обычно не проходят регистрацию[176], если заявитель не получил нужные разрешения[177]. Например, Роспатент может отказать в регистрации ювелирному салону «Бриллиантовая рука» или отелю Rolling stones[178]. А если в обозначении есть что-то даже слегка похожее на «халяль», Роспатент запросит подтверждение халяльной сертификации от Совета муфтиев России.
Роспатент не регистрирует описания товаров в качестве товарных знаков
По товарному знаку покупатели должны суметь отличить продукт предпринимателя от продуктов конкурентов