Финальный отказ никогда не выносят сразу. Сначала эксперт отправляет уведомление с описанием причин, по которым товарный знак не может быть зарегистрирован[198].
Дальше у заявителя есть полгода на ответ. Возможность ответить всего одна, долгой переписки туда-сюда нет. Содержание ответа зависит от обстоятельств конкретного дела: иногда нужно доказывать эксперту, почему он не прав, иногда лучше согласиться и отказаться от части запасных товаров и услуг ради регистрации знака на главные позиции.
В некоторых случаях нужно собирать дополнительные документы, например если нужно доказать различительную способность обозначения[199]. Иногда, чтобы добиться регистрации, нужно идти к правообладателям знаков, которые эксперт посчитал сходными, и договариваться с ними о подписании письма, которым они заверят эксперта, что не возражают против вашей регистрации. Порой приходится идти в суд или Палату по патентным спорам, чтобы аннулировать противопоставленные знаки, например когда правообладатели не используют их в бизнесе или вовсе ликвидировались.
Дальше ответ на уведомление экспертизы вместе с собранными документами отправляется в Роспатент. Если эксперта устроят объяснения заявителя, заявку одобрят и знак зарегистрируют. Если нет — откажут окончательно.
В случае отказа Роспатент не возвращает госпошлину за подачу заявки и проведение экспертизы, потому что заявка была подана, а экспертиза проведена. Вторую пошлину за регистрацию знака платить не надо, потому что регистрации не происходит.
Где чаще всего ошибаются предприниматели и юристы, когда подают заявки на товарные знаки, и к чему эти ошибки приводят
Допустим, предприниматель справился с техническими задачами — сам настроил ЭЦП, заполнил документы, верно посчитал и оплатил пошлины, правильно заполнил и подал заявку, вовремя отвечал на все запросы Роспатента. Всё это еще не означает, что он зарегистрирует такой товарный знак, который будет защищать его интересы.
Часто в регистрации товарных знаков допускают стратегические ошибки, которые чреваты не только отказом, но и регистрацией бесполезного на практике знака. Давайте пройдем по самым распространенным и опасным. Я бы посоветовал прочитать этот раздел даже тем, кто собирается обратиться за помощью к юристам, — потому что есть нюансы, о которых они могут не знать или специально не говорить.
Неправильный выбор товаров и услуг
Классический пример из моей практики. Интернет-магазин электроники решил зарегистрировать свое название как товарный знак. Штатный юрист компании подал заявку на регистрацию. Дальше компания получает предварительный отказ со ссылкой на чужие знаки. Юрист не знает, как ответить, компания обращается к патентному поверенному.
Поверенный смотрит заявку и видит, что компания подалась на регистрацию по 7-му, 8-му и 9-му классам МКТУ — это разные инструменты, приборы и устройства. В их перечне товаров всякие провода и аккумуляторы — словом, ассортимент магазина. В принципе, шансы отбить отказ есть, обозначения не очень-то и сходные, на часть товаров регистрацию получится отстоять.
Но неловкий вопрос: а зачем вообще интернет-магазину товарный знак на все эти вещи?
Начинаем разбираться — как и ожидалось, интернет-магазин сам ничего не производит, а перепродает товары своих поставщиков. На самих товарах стоит маркировка завода-изготовителя. Получается, интернет-магазин использует свое название не для маркировки изделий из своего ассортимента. Он использует товарный знак для индивидуализации услуг интернет-магазина. А это же абсолютно разные вещи.
Грубо говоря, представьте, что у вас есть магазин «Ромашка», в котором вы продаете «Кока-Колу». Вы же не разливаете собственный лимонад «Ромашка» по бутылкам, значит, вам и не нужно регистрировать товарный знак на газировку. Вам нужен товарный знак на услуги магазинов.
Классы МКТУ № 8 и № 9 нужны магазину электроники только на очень далекую перспективу, если он когда-нибудь запустит собственную линейку электронных товаров и инструментов под своей маркой. А сейчас нужен товарный знак на класс услуг № 35 с формулировкой «услуги розничной продажи товаров с использованием интернет-сайтов» или «деятельность интернет-магазинов по продаже товаров». Такой услуги в перечне этой заявки нет, про класс № 35 юрист компании, видимо, не знал.
А теперь деликатный нюанс. Расширить перечень после подачи заявки уже нельзя. Либо подавай еще одну заявку на новые классы, либо живи со знаком, который не защищает тебя в том единственном классе, ради которого создавался. Каково, а?
Собирается консилиум поверенных, все советуются и дальше начинается миссия по спасению знака. В итоге помимо ответа на отказ приходится подавать еще одну заявку на нужные классы МКТУ, заново платить пошлину и заново проходить экспертизу. Там возникают свои сложности, но в итоге их удается решить.
И это еще хорошо, если все обернулось именно так. Во-первых, компании попался адекватный поверенный, который стал выяснять задачу — зачем вообще нужен знак этой компании. Другой мог бы просто механически выполнить задачу сделать ответ на отказ, и на этом его «полномочия — всё, окончены». Компания получила бы регистрацию, но эта регистрация оказалась бы бесполезной для бизнеса.
Во-вторых, этот знак могла бы зарегистрировать другая компания на услуги интернет-магазинов. Ну а дальше претензии, суды, перспектива попасть на ребрендинг, заплатить компенсации и лишиться домена. И зарегистрированный знак тут вообще никак бы не помог — он же действует не на услуги интернет-магазина, а на товары в классах № 7, № 8 и № 9. В отношении магазинов этого знака считайте что нет.
Или другой пример. Представьте, что предприниматель открыл закусочную с доставкой и придумал для нее оригинальное название, пусть будет, например, «Шаурмонстр». Дальше он регистрирует название как товарный знак на класс МКТУ № 43 — услуги общественного питания. В перечне услуг он указал «закусочные, кафе, услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом». Вроде все правильно, знак зарегистрировали, и он действует. Людям нравится эта игра слов, бренд набирает популярность.
Потом появляется конкурент и регистрирует название «Шаурмонстр», только не на услуги общепита в классе № 43, а на сами продукты питания — это классы № 29 и № 30. Теперь он может производить шаурму «Шаурмонстр» и продавать ее в супермаркетах или своих магазинах. Вспомните бутерброды в вакуумных упаковках, которые продаются в супермаркетах, — вот это оно. И первый «Шаурмонстр» не сможет ему помешать: его же знак действует на услуги общепита, а этот предприниматель зарегистрировал название самих продуктов.
Но ведь изначально бренд был на доставку, следовательно, новый конкурент не может доставлять, так? Так. В этой части регистрация защищает владельца первого бренда: конкурент и правда не сможет открыть свою точку и запустить доставку. Но вот нюанс: он может отправлять свою шаурму на доставку через какой-нибудь сторонний сервис вроде «Деливери Клаб».
Получается, теперь в интернете можно заказать «Шаурмонстр» разных производителей. И новый конкурент формально не будет нарушать права первого правообладателя: он же продает готовую еду, а сама доставка уже идет под брендом «Деливери Клаб».
А надо было внимательнее подбирать товары и услуги. Нужные позиции могут найтись в самых неожиданных местах МКТУ. Например, если компания планирует выпускать не только обычную еду, но и что-то диетическое, тут нужно вообще идти в класс МКТУ № 5 с фармацевтическими товарами, диетическое питание находится там. Если его пропустить, то товарный знак не будет защищать часть меню и этим потом кто-то может воспользоваться.
На первый взгляд может показаться, что перечень товаров и услуг — это что-то вроде ОКВЭДов: мол, выбрал какие-то там классы — и всё, готово. А на деле классификатор МКТУ — это просто справочник, причем с достаточно своеобразной логикой, которая ни к чему не обязывает ни Роспатент, ни суды. И если предприниматель что-то там не учел в перечне, то это его проблема, а не государства.
На деле нужно смотреть не просто на классы, а на однородность конкретных товаров и услуг, и учитывать в перечне то, что компания производит сейчас и планирует начать в ближайшие годы. Для этого перед подачей заявки стоит прочитать не просто заголовки классов, а весь классификатор целиком вместе с Лексико-семантическим идентификатором. А по-хорошему — еще и посмотреть судебную практику по оценке однородности нужных товаров.
Иногда бывает так, что нужного товара или услуги попросту нет ни в МКТУ, ни в Лексинту (лексико-семантическом идентификаторе). Это обычное дело: всякие вейпы, кигуруми, вингсьюты, аромабрендинг и канекалон сначала появляются на рынке, а потом только попадают в классификатор — иногда спустя годы. Если в справочниках не нашлось вашего товара или услуги, то нужно включить в свой перечень общее родовое понятие (кигуруми — пижамы) или назвать вид товара своими словами и самому подобрать для него нужный класс. Так тоже можно, главное только, чтобы эксперт потом согласился с вашей формулировкой и выбранным классом.
Чем точнее будет указан ваш продукт в перечне товарного знака, тем проще потом будет защищать права в суде.
Скажем, если у вас в перечне написано «крэш-пэды» и на сайте нарушителя тоже написано «крэш-пэды», то судье будет очевидно, что речь идет об одних и тех же товарах. А если на сайте нарушителя продаются «крэш-пэды», а у вас в перечне знака «покрытия напольные», то, значит, вам придется сначала объяснять судье, что такое «крэш-пэды», со ссылками на словари (если найдете), а потом доказывать, что эти самые «крэш-пэды» однородны вашим «покрытиям напольным»[200]. А ответчик может сказать, что «покрытия напольные» — это ламинат и паркет, а «крэш-пэды» — это спортивный инвентарь, совсем другие товары. В итоге выиграет тот, кто докажет свою позицию