А теперь представьте, что именно этот судья мог вообще в первый раз за год получить в производство дело по товарным знакам, а вы тут сейчас будете еще и грузить его своей классификацией страховочных матов для скалолазов. Дела по товарным знакам и без того относятся к категории сложных, а иногда и особо сложных, поэтому не усложняйте их сами. Если вы при подаче заявки напишете подробный перечень товаров, то здорово упростите всем жизнь в будущем — себе, судье и экспертам.
Еще одна частая беда с товарами и услугами — когда Роспатент выносит решение о регистрации не на все заявленные товары, а лишь на их часть. Неподготовленному специалисту кажется, что все в порядке — вон знак регистрируют же, осталось только последнюю пошлину заплатить. Отнюдь.
На деле такое решение заявителю не подходит: знак могут не регистрировать на самые нужные позиции. Например, рекламное агентство получает регистрацию только на мастер-классы и блокноты, а на сами рекламные услуги им знак не выдают, потому что эксперт нашел сходное обозначение. Такая регистрация не даст заявителю нужной защиты. Если делать по уму, то нужно идти и оспаривать, казалось бы, положительное решение о регистрации.
Я часто вижу в базах откровенно слабые знаки, что-нибудь вроде «Тонировка всем». При этом действует этот знак не на услуги по тонировке машин, а на глажку белья и прокат бульдозеров. Понятное дело, что такой знак никак не защищает владельца и кто угодно может открыть свой автоцентр «Тонировка всем». Судя по всему, владелец автоцентра или его юрист ошибся при выборе услуг или при анализе решения Роспатента.
К сожалению, я сталкивался с историями, когда предпринимателю нужно было защищать свой бренд, а перед отправкой претензии нарушителю выяснялось, что его знак не действует на нужные товары. Просто за несколько лет до этого юрист, занимавшийся регистрацией, скрыл от него решение Роспатента, получил знак как давали, пожал руку и скрылся в тумане.
В общем, ошибки с подбором перечня товаров и услуг могут привести к тому, что зарегистрированный товарный знак не будет защищать весь ассортимент компании или вовсе окажется бесполезным. Хотя это еще полбеды: настоящие проблемы появляются, когда выясняется, что знак на действительно нужные товары и услуги уже зарегистрирован — но кем-то другим.
Неправильная оценка перспектив регистрации
Тем, кто никогда не сталкивался с регистрацией товарных знаков, часто кажется, что эксперт Роспатента — это такой робот, которого легко перехитрить. Мол, ну и что, что есть такое же название? Сейчас мы добавим лишний дефис или слепим два слова вместе — и всё, шах и мат, Роспатент, уникальность сто процентов, регистрируйте мой знак.
На деле это так не работает. Эксперты Роспатента — взрослые и умные люди, у которых есть методички, справочники, переводчики, интернет, глаза и мозги. И то, чем их пытается сегодня обдурить очередной заявитель впервые в своей жизни, они обрабатывают на работе с утра до вечера каждый день уже лет десять — пятнадцать.
Например, эксперты прекрасно знают, что «фуд» переводится как еда и указывает на товары. Если знак KIMONO уже занят каким-то рестораном в классе «Услуги общепита», то Роспатент не пропустит заявку другого предпринимателя KIMONO FOOD. И если слепить KIMONOFOOD в одно слово, то эксперт не развидит здесь два слова. Он скорее всего даст отказ — KIMONO уже занято, FOOD сочтут элементом со слабой различительной способностью или даже указанием на услуги питания[202].
Если в слове KIMONO нарисовать вместо букв «О» мячики, то это не значит, что эксперт ослепнет и не сможет прочитать в этом ребусе слово KIMONO. Даже если он зарегистрирует такой товарный знак, это будет означать только то, что его правообладатель получил право на использование конкретно этого ребуса с мячиками вместо букв «О», а не на использование самого названия KIMONO или «КИМОНО» в ресторанном бизнесе. Там, где правообладатель ребуса будет использовать вместо графики обычное слово, он будет нарушать права владельца изначального словесного знака.
На деле попытки перехитрить Роспатент как правило приводят или к регистрации бесполезного знака, или к отказу в регистрации. Отказ — это просто потеря нескольких месяцев и каких-то денег, потому что придется выбирать новое название и подавать новую заявку. А если вам зарегистрировали бесполезный знак и вы начали с ним работать, все может дойти до суда с настоящим правообладателем. А если правообладатель неполноценного знака сам решит наказать «нарушителей», то о бесполезности своего знака он узнает уже потом, из отказа суда по его иску.
Чтобы выбрать обозначение, которое одобрит эксперт Роспатента, нужно уметь думать, как эксперт Роспатента. Чтобы научиться этому, мало просто прочитать нужный раздел Гражданского кодекса. Нужно разобраться во всей нормативной базе, которой пользуются эксперты: регламенты, правила, требования, руководства, а сверху отшлифовать все судебной практикой. Вот тогда уже можно о чем-то спорить с экспертизой. Для этого и существуют патентные поверенные.
Если предприниматель решил регистрировать знак самостоятельно, то лучше выбирать такое название, которое с наибольшей вероятностью окажется свободным — например, полностью выдуманное слово. Тогда есть шанс не столкнуться с предварительным отказом и избежать споров с экспертизой.
Или другой вариант — выбрать такое название, которое в принципе нельзя зарегистрировать вроде «Ремонт обуви» или «Свежий хлеб»[203]. Такое название прямо указывает на товар, а значит, никто не может его зарегистрировать на себя как товарный знак. Тогда можно не заморачиваться с товарными знаками.
А вот работать под каким-то оригинальным названием без товарного знака — это все равно что ездить на машине и не пристегиваться. Да, кто-то ездит годами и ничего. А кто-то выезжает в магазин за хлебом и… дальше додумайте сами.
Неправильный выбор обозначения
Зарегистрировать товарный знак — это только половина дела. Второй вопрос — что эта регистрация дает и как ее использовать.
Допустим, компания решила зарегистрировать товарный знак — логотип в виде названия с графикой. Это не запрещено: можно зарегистрировать только слово или только логотип, а можно зарегистрировать слово и логотип вместе — получится комбинированный товарный знак. Кажется, что комбинированный знак — это лучшее решение: одна регистрация защищает сразу и название, и логотип, не нужно тратиться на две заявки, можно обойтись одной.
Но вот первый нюанс: правообладатель должен использовать товарный знак в том виде, в котором он зарегистрирован[204]. Незначительные изменения допускаются, но вот если компания через год перерисует логотип, то она уже, получается, не будет использовать свой знак в бизнесе. Спустя три года любая заинтересованная компания сможет аннулировать регистрацию такого неиспользуемого товарного знака через суд и зарегистрировать такое же или похожее название на себя.
Другая проблема — борьба с нарушителями. Когда у компании зарегистрирован словесный знак и нарушитель использовал сходное название, суд будет сравнивать только названия, безотносительно графики[205]. То есть если предприниматель с шаурмой зарегистрирует «Шаурмонстр» как слово, а кто-то другой нарисует другой логотип с этим же словом для своей шаурмы, то это будет нарушением, и неважно, насколько отличаются логотипы.
Но если у компании зарегистрирован комбинированный знак (картинка и слово), а нарушитель использовал только похожее слово, но с другой графикой, то суд может отказать в иске, потому что будет сравнивать не два слова, а два логотипа, а между ними разница гораздо больше.
Само желание сэкономить абсолютно нормально. Не у всех компаний есть деньги на регистрацию десятка товарных знаков — названия компании, домена, продуктов, логотипа. Кому-то для начала хотя бы один знак зарегистрировать. Но в таком случае нужно было решать задачу с защитой логотипа иначе.
Нужно было зарегистрировать один словесный знак, чтобы защитить его в любом шрифте и графике; а на логотип заключить договор с дизайнером, чтобы получить исключительное право на логотип как на произведение, и закрыть договор актом.
В таком случае компания получила бы защиту названия в качестве товарного знака, а логотип охранялся бы авторским правом. Как бы компания ни перерисовала потом логотип, к использованию названия тут уже не подкопаешься, знак устойчив к аннулированию. Да и доказать использование словесного знака в случае столкновения с нарушителем было бы проще. А если бы кто-то скопировал логотип, то компания предъявила бы претензию за нарушение исключительного права на произведение.
Логотипы регистрируют как товарные знаки, чтобы защищать их не только от копирования, но и от использования сходных обозначений конкурентами. Тут авторское право вряд ли поможет, а товарный знак — вполне. Кроме того, если картинка защищена как товарный знак, а кто-то ее скопировал, то с нарушителя можно взыскать две компенсации: одну за нарушение авторских прав, другую за нарушение права на товарный знак[206]. Получается, картинка одна, а объекта интеллектуальных прав два — юристы называют такой случай «двойная правовая природа».
Едва ли такая защита нужна компании, которая хочет обеспечить стартовую охрану своего бренда и при этом сэкономить — обойтись одной заявкой. В таком случае словесный знак и договор с дизайнером — прекрасное рабочее решение, гораздо выгоднее и эффективнее регистрации комбинированного знака.
Другая распространенная ошибка — добавление в товарный знак лишних элементов. Например, юрист хочет зарегистрировать товарный знак «АЛЬФА». Директор компании спрашивает у него: мол, а как такая регистрация будет защищать английское написание «ALFA»? Юрист особо не вникая подает заявку на регистрацию знака и пишет в заявке столбиком оба слова «АЛЬФА ALFA», чтобы уж наверняка.