Ответчик может скрыть настоящие объемы продаж контрафакта, а все, что увидит суд, — пару страниц нарушителя в интернете. И даже в таком случае суд сможет взыскать компенсацию.
Москва, 2021 год. Компания запатентовала изобретение — приспособление для вытяжной вентиляционной трубы. Спустя годы другая компания начала продавать на своем сайте кровельные колпаки, выполненные по той же запатентованной технологии. Нарушитель даже успел сертифицировать товар и запустить поставки в строительные магазины. Один из таких колпаков для образца купил и владелец патента.
Наняли патентного поверенного, тот провел исследование, нотариус зафиксировал сайт, отправили претензию. Нарушитель ответил отказом. Тогда патентообладатель подал в суд и попросил взыскать 5 000 000 рублей компенсации.
При расчете компенсации суд учел, что нарушитель использовал изобретение несколько лет — как минимум с даты сертификации колпаков. Также учли, что ответчик знал о патенте и отказался исполнить требования досудебной претензии. С другой стороны, сведений об объеме контрафакта у суда не было: только сведения с сайта и один конкретный колпак, купленный в строительном магазине примерно за пятьсот рублей. В итоге иск удовлетворили: взыскали 1 000 000 рублей компенсации и еще 140 000 на судебные издержки[327].
Взыскание убытков. В отличие от дел по товарным знакам и авторским правам, в делах по патентам нельзя взыскать компенсацию в размере двойной цены контрафакта. Поэтому если нарушитель продал контрафакта больше, чем на пять миллионов рублей, нужно заниматься взысканием убытков — упущенной выгоды.
В таком варианте считают, какие доходы получил нарушитель, сколько денег потерял патентообладатель от падения спроса на его товар и сколько мог бы получить, если бы нарушитель заключил с ним договор. Тут уже не подойдет примерный расчет по косвенным доказательствам, как в случае с компенсацией. Нужно будет доказывать размер убытков и причинно-следственную связь между ними и нарушением. Если получится, патентообладатель сможет взыскать десятки, а иногда даже сотни миллионов рублей.
Краснодар, 2015 год. Научно-производственная компания подала в суд на вагонный завод за незаконное использование их изобретения — тележку железнодорожного вагона, и полезную модель — автосцепное устройство вагона. Осмотр показал, что в вагонах нарушителя использованы оба запатентованных решения.
Стали считать компенсацию. Количество произведенных вагонов было известно из официальных данных РЖД. Цену взяли среднюю от стоимости таких вагонов за последние четыре года.
Дальше истец заявил, что если бы нарушитель заключил с ним договор, то он платил бы ему по меньшей мере 3 % от цены каждого проданного вагона. В подтверждение сослались на позицию специалистов-оценщиков и лицензионные договоры.
В общей сумме насчитали упущенной выгоды на 115 000 000 рублей. Суд удовлетворил иск в полном объеме[328].
Двойная цена права использования. Такой способ расчета используют, как правило, в тех случаях, когда патентообладатель уже заключал лицензионные договоры. Смысл расчета такой: берут договор и оценивают по нему, сколько денег заплатил бы нарушитель, если бы заключил такой договор с патентообладателем и использовал запатентованное решение легально. Затем эту сумму умножают на два.
Зачем умножать на два, если задача компенсации — восстановить имущественное положение патентообладателя? Дело в том, что компенсация должна бить так, чтобы нарушителю неповадно было повторять такие поступки. А если бы с нарушителей взыскивали бы просто обычную стоимость лицензии, то это было бы похоже на какую-то принудительную покупку: просто берешь и используешь чужое изобретение, а потом платишь обычную цену лицензии по суду.
Но ведь далеко не все патентообладатели горят желанием продавать лицензии. Кто-то зарабатывает на монополии, кто-то дорожит репутацией. Да и на самом деле договор, заключенный пять лет назад, может не отражать сегодняшних реалий рынка. Именно из-за всех этих причин и придумали взыскивать именно двойную стоимость обычной лицензии.
Если патентообладатель не заключал ни с кем лицензионных договоров, то такой способ расчета вряд ли подойдет. С одной стороны, можно попробовать заказать расчет стоимости лицензии у эксперта-оценщика. Но с другой стороны, такой теоретический расчет может вызвать массу вопросов у юристов ответчика и даже у суда. А если суд усомнится в доказательствах нарушения и обосновании расчета компенсации, то есть риск, что он не уменьшит размер компенсации, а вовсе откажет в иске.
Досудебная экспертиза и претензия
Способ фиксации нарушения зависит от обстоятельств конкретного дела: патента, продукта и самого нарушения. Иногда использование решения можно установить по фотографиям товара — если все признаки изобретения видны снаружи.
Если из картинок непонятно, использован каждый признак формулы или нет, нужно копать глубже. Можно провести контрольную закупку: заказать товар, получить посылку, сохранить чеки, или сходить в розничный магазин, заснять процесс покупки на видео, взять кассовый и товарный чек — и затем изучить товар.
Но когда речь идет не о патенте на какие-нибудь условные лопаты, а на те же модульные здания ценой несколько миллионов, то едва ли стоит тратить деньги на контрольную закупку. Если выяснится, что какие-то признаки изобретения не использованы, то получится, что деньги будут потрачены зря.
Можно попробовать обойтись без контрольной закупки: запросить у нарушителя коммерческое предложение и проект договора. Предложение к продаже — это уже нарушение. Можно поискать его клиентов и запросить документы у них — договоры, акты, задания, чертежи, инструкции и другие документы. Возможно, по ним все станет понятно.
Иногда можно выехать на место и осмотреть объект: например, в деле по патенту на надрессорные балки вагонов можно поехать в депо и осмотреть конкретный вагон.
Иногда продукт приходится разбирать, чтобы выяснить, использовано изобретение или нет. Однажды я участвовал в деле по корпусам трансформаторных распределительных подстанций из железобетона. Там пришлось купить эту будку, поднять ее краном и разломать, чтобы изучить и сфотографировать внутренние элементы. Только так стало ясно, как этот корпус был сделан.
Допустим, патентообладатель находит в продаже устройство, подозрительно похожее на решение из его патента, — вроде как нарушение есть. Но суд же не заставит кого-то платить компенсацию, основываясь на догадках. Нужно четко ответить на вопрос: использован патент или нет. Для этого проводят патентную экспертизу.
В качестве эксперта выступает патентный поверенный. Ему передают материалы для исследования и ставят вопрос: используются ли все признаки решения по такому-то патенту в таком-то объекте или нет. Поверенный разбирается в деталях и пишет заключение. Если техническое решение особенно сложное, к экспертизе привлекают профильных специалистов, например химиков или инженеров. Получается комплексная патентно-техническая экспертиза.
Тут есть два варианта: можно заказать проведение экспертизы до суда и принести ее результаты в суд, а можно не проводить экспертизу заранее, подать иск и попросить суд назначить судебную экспертизу. В большинстве случаев владельцы патентов идут по первому пути: начинают с досудебной экспертизы (еще ее называют «внесудебной»).
Досудебная экспертиза помогает относительно достоверно убедиться в том, использован патент или нет. Когда ты заранее знаешь сильные и слабые места своего патента, ты можешь собрать дополнительные доказательства — никто никуда не торопит, как в случае с судебной экспертизой.
Результаты этой экспертизы отправляют нарушителю вместе с претензией в расчете на то, что заключение эксперта сделает нарушителя сговорчивее. Может быть, заплатит без суда.
Суд может вынести решение по результатам внесудебной экспертизы и не будет назначать судебную. Тогда дело пройдет быстрее и его результат будет ожидаемым.
Однако досудебная экспертиза — это вообще не обязательный этап патентного спора. Можно отправить претензию нарушителю и без заключения эксперта, а потом прийти в суд и попросить назначить судебную экспертизу. Судьи часто назначают экспертизу, даже когда одно заключение в деле уже есть. В особо сложных делах случается и несколько экспертиз, а потом принимают решение с учетом всех результатов.
Некоторые нарушители думают, что если поверенный провел исследование по заказу истца, то суд по умолчанию не должен доверять результатам этой работы. Мол, эксперт несет уголовную ответственность за заведомо ложное заключение, только когда проводит экспертизу по назначению суда, а тут всё сделали заранее, значит, и на результаты такой экспертизы можно внимания не обращать. Такой ход мыслей показывает, что нарушитель не понимает логику работы судов.
Внесудебная экспертиза для суда — это обычное доказательство по делу[329]. Да, это не какой-то супераргумент, гарантирующий победу в споре: никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Однако, суд не откажется изучать результаты досудебного заключения только на основании голословного заявления ответчика «а эту экспертизу сам истец и заказал, значит, давайте не будем на нее смотреть».
Обычно всё идет так. Истец идет в суд, судья смотрит исковое и досудебное заключение. Если у ответчика есть какие-то серьезные замечания по существу, он излагает их судье — дает рецензию на заключение. Если судья и правда усомнится в правильности выводов, тогда суд может назначить уже судебную экспертизу и вынести решение после получения результатов от еще одного эксперта.
Если никто не смог найти существенных изъянов в заключении досудебной экспертизы, то еще одну, судебную, назначать не будут — нет смысла затягивать дело. В таком случае суд вынесет решение, основываясь на досудебной экспертизе.